El presente informe tiene como finalidad desarrollar un análisis jurídico del precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual mediante Resolución N.° 4665-2014/TPI-INDECOPI, relacionada con la evaluación de acuerdos de coexistencia marcaria dentro del sistema de protección de signos distintivos.
La importancia de este precedente radica en que fija criterios obligatorios respecto de los requisitos que deben cumplir los acuerdos de coexistencia para ser considerados válidos y aceptables por la autoridad administrativa, especialmente en aquellos casos donde existe riesgo de confusión entre marcas.
RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES
El procedimiento se originó cuando The Procter & Gamble Company solicitó el registro de la marca denominativa “CASCADE” para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, relacionados principalmente con detergentes y jabones.
Durante el examen de registrabilidad, la Dirección de Signos Distintivos advirtió la existencia previa de la marca “CASCADE CHOPARD y logotipo”, registrada a favor de Chopard Accessories (Ireland) Limited también en la clase 3, motivo por el cual concluyó que entre ambos signos existía una semejanza susceptible de generar riesgo de confusión en los consumidores.
Como consecuencia de ello, la solicitud fue denegada en primera instancia.
Frente a dicha decisión, la solicitante interpuso recurso de apelación y presentó un acuerdo de coexistencia marcaria suscrito con la titular de la marca previamente registrada. A través de dicho documento, ambas empresas manifestaban su intención de permitir la coexistencia de sus signos en el mercado.
Sin embargo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual concluyó que el acuerdo presentado no resultaba suficiente para garantizar que el consumidor pudiera diferenciar adecuadamente ambos signos en el mercado peruano, razón por la cual decidió confirmar la denegatoria del registro solicitado.
A partir de este caso, la Sala estableció criterios vinculantes sobre la evaluación de acuerdos de coexistencia marcaria, otorgando a la resolución calidad de precedente de observancia obligatoria.
II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INVOLUCRADAS
En el presente procedimiento intervino, en calidad de solicitante del registro marcario, The Procter & Gamble Company, empresa que pretendía registrar la marca denominativa “CASCADE” para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por otro lado, la marca utilizada como fundamento para la denegatoria pertenecía a Chopard Accessories (Ireland) Limited, titular de la marca “CASCADE CHOPARD y logotipo”, previamente registrada para distinguir productos de la misma clase.
Finalmente, el recurso de apelación fue resuelto por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, órgano encargado de emitir el precedente de observancia obligatoria materia del presente análisis.
III. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Uno de los principales aspectos desarrollados por la Sala fue la función que cumplen las marcas dentro del mercado. La resolución parte de la idea de que los signos distintivos no solo protegen intereses empresariales, sino también la capacidad del consumidor de identificar correctamente el origen de los productos o servicios que adquiere.
Bajo esa lógica, la Sala recordó que el sistema marcario busca evitar situaciones que puedan inducir a error o generar asociaciones indebidas entre empresas competidoras.
En el caso concreto, se consideró que el término “CASCADE” constituía el elemento predominante y distintivo de ambos signos, lo que incrementaba la posibilidad de que el consumidor asumiera erróneamente que existía algún vínculo empresarial entre las marcas.
Asimismo, la resolución desarrolla el tratamiento jurídico de los acuerdos de coexistencia marcaria. La Sala reconoció que este tipo de acuerdos constituye un mecanismo válido mediante el cual dos titulares buscan permitir el uso simultáneo de signos similares o semejantes. Sin embargo, precisó que dichos acuerdos no obligan automáticamente a la autoridad administrativa a conceder el registro solicitado.
Según el criterio adoptado, INDECOPI mantiene la facultad de evaluar si el acuerdo realmente reduce el riesgo de confusión en el mercado y si protege adecuadamente el interés de los consumidores.
En esa línea, la Sala enfatizó que la voluntad privada de las partes no puede prevalecer sobre el interés público involucrado en la protección del consumidor.
Otro aspecto importante de la resolución fue el desarrollo de las condiciones mínimas que debe contener un acuerdo de coexistencia para ser considerado válido desde el punto de vista administrativo.
La Sala señaló que estos acuerdos deben identificar claramente las marcas involucradas, precisar los productos o servicios comprendidos, delimitar el territorio de aplicación, establecer la forma en que los signos serán utilizados y prever mecanismos para resolver posibles incumplimientos o controversias futuras.
En el caso analizado, la autoridad consideró que el acuerdo presentado era insuficiente debido a que no delimitaba adecuadamente el mercado peruano, no detallaba claramente los productos involucrados y omitía regular consecuencias frente a eventuales incumplimientos.
IV. CRITERIO ESTABLECIDO COMO PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA
El principal criterio establecido por la Sala consiste en que los acuerdos de coexistencia marcaria no producen efectos automáticos frente a la autoridad administrativa.
Por el contrario, corresponde a INDECOPI verificar, en cada caso concreto, si el contenido del acuerdo resulta realmente idóneo para reducir el riesgo de confusión y proteger al consumidor.
Asimismo, el precedente establece que los acuerdos de coexistencia deben cumplir determinadas exigencias mínimas relacionadas con:
- identificación de las marcas;
- delimitación territorial;
- delimitación de productos y servicios;
- forma de uso de los signos;
- consecuencias ante incumplimientos; y,
- mecanismos de solución de controversias.
La resolución también deja establecido que las cartas simples de consentimiento no resultan suficientes para sustentar la coexistencia de signos semejantes.
V. COMENTARIO CRÍTICO Y OPINIÓN
Considero que este precedente representa un aporte importante para la predictibilidad y seguridad jurídica dentro del sistema marcario peruano, debido a que fija parámetros objetivos sobre cómo deben evaluarse los acuerdos de coexistencia.
Además, el criterio adoptado fortalece el rol protector de INDECOPI frente al consumidor, reafirmando que el derecho de marcas no se limita únicamente a tutelar intereses privados, sino también a garantizar transparencia en el mercado y evitar posibles escenarios de confusión.
Desde una perspectiva práctica, el precedente también obliga a que los acuerdos de coexistencia sean elaborados con mayor precisión técnica y pensando específicamente en las condiciones del mercado peruano, evitando la presentación de acuerdos genéricos o elaborados únicamente para otros países.
No obstante, también puede advertirse que la autoridad administrativa conserva un margen importante de discrecionalidad al momento de determinar cuándo un acuerdo resulta suficiente para reducir el riesgo de confusión, lo que podría generar cierta incertidumbre en algunos procedimientos.
A pesar de ello, considero que el precedente resulta positivo para la práctica profesional en propiedad intelectual, ya que promueve estándares más rigurosos y una mejor estructuración de acuerdos marcarios.
VI. EFECTOS PRÁCTICOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL
Este precedente tiene importantes implicancias para los abogados y asesores especializados en propiedad intelectual.
En primer lugar, evidencia que ya no resulta suficiente presentar simples cartas de consentimiento o acuerdos genéricos suscritos en el extranjero. Los acuerdos de coexistencia deberán encontrarse específicamente adaptados al mercado peruano y contener mecanismos concretos destinados a reducir el riesgo de confusión.
Asimismo, obliga a que el análisis preventivo del riesgo de confusión adquiera un rol mucho más relevante durante la elaboración de estrategias de registro marcario.
Finalmente, el precedente contribuye a generar mayor uniformidad en los criterios aplicados por INDECOPI respecto de la coexistencia de marcas semejantes.
VII. CONCLUSIONES
1. La Resolución N.° 4665-2014/TPI-INDECOPI constituye un precedente de observancia obligatoria en materia de acuerdos de coexistencia marcaria.
2. El precedente reafirma que la protección del consumidor constituye un elemento esencial dentro del análisis marcario.
3. Los acuerdos de coexistencia no obligan automáticamente a la autoridad administrativa a conceder registros marcarios.
4. INDECOPI mantiene la facultad de evaluar si dichos acuerdos reducen efectivamente el riesgo de confusión.
5. El criterio establecido obliga a que los acuerdos de coexistencia sean elaborados con mayor detalle y precisión técnica.
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