La marca, como signo distintivo por excelencia, se constituye como uno de los principales mecanismos con los que cuenta un empresario para afianzarse como un agente económico. En Perú, el empresario deberá proteger su propiedad industrial a través del principio de inscripción registral ante la autoridad competente, para convertirse en el titular de su marca.
En el año 2019, nuestra autoridad competente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante Indecopi), otorgó el registro a 36259 de 420058 solicitudes presentadas. Aquellos que obtuvieron el registro se les consideran titulares y cuentan con derechos exclusivos de sus marcas, las cuales deberán ser protegidas por el Indecopi.
Sin embargo, tener una marca registrada no te da una garantía total de no perder su titularidad. Se debe tener diferentes consideraciones, principalmente su “uso adecuado”, ya que es el mecanismo más importante con el que cuenta un titular para evitar perder el derecho exclusivo sobre su marca.
La norma aplicable, regula el concepto de la cancelación por falta de uso, este concepto “implica privar al titular de los derechos sobre la misma, debido a que la marca no está cumpliendo en el mercado la función para la cual ha sido adoptada: el identificar y distinguir productos o servicios” (Gamboa, 2006, p. 229).
Entonces, es preciso afirmar que el uso de una marca es un elemento indispensable para su protección, es por ello que el legislador andino ha otorgado un periodo de tres años posterior al registro para usar la marca debidamente, posterior a ese plazo cualquier tercero puede presentar una acción de cancelación por falta de uso.
Dentro de los 3 años en mención el titular de la marca, deberá usar la marca adecuadamente. La Decisión 486 (nuestra norma aplicable), menciona en su artículo 167:
“(…) El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de la mercancía identificada con la marca, entre otros.”
En muchos procesos de cancelación es usual ver abundante documentación, como fotografías, vídeos, folletos, copias literales, entre otros donde aparezca el logotipo de un negocio, queriendo demostrar el uso de la marca registrada; sin embargo, en la mayoría de los casos, dichos documentos no prueban el uso real y efectivo de la marca, por lo que el Indecopi termina cancelando la marca de forma total.
A palabras de Lindeley-Russo (2008), “usar una marca es importante para su titular, los competidores del mercado, los consumidores y para el Estado (p. 200).” Es por ello que la norma andina menciona que el uso de la marca deberá ser real y efectivo.
Para usar adecuadamente una marca se deberá tener presente el artículo mencionado líneas arriba, también el uso de la marca debe ser real y efectivo, ya que no bastará con la simple intención de usar o publicitar la marca, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. No obstante, el uso de la marca dependerá de la cantidad de la venta en la actividad económica, ya que no es lo mismo comercializar autos o inmuebles que comercializar galletas o servicios de restauración.
