Por Jonathan García, LL.M.
La marca es el signo distintivo por excelencia, ésta sirve para distinguir dentro del mercado aquellos productos o servicios comercializados o prestados por una persona o empresa de aquellos los productos o servicios de otra.
El sistema de protección de la propiedad industrial, en éste caso de las marcas, se encuentra regido por los principios registrales y de acuerdo a esos mismos principios, el derecho que se adquiere sobre una marca se constituye mediante el acto administrativo del registro (en el Perú ante el Indecopi). Este acto administrativo otorga la protección legal de la marca dentro de la soberanía del Estado, es decir dentro de todo el territorio nacional del país.
Por otro lado, el ejercicio de la actividad económica de una persona natural o jurídica es identificada por un signo distintivo especial, el cual permite diferenciarlo de las actividades de sus competidores, este signo distintivo descrito es “el nombre comercial”. De acuerdo a lo señalado, el nombre comercial permite la protección, pero esta encontrará esa protección en virtud a su uso, sin que sea necesario su registro, el cual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela del derecho la extensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.
Una clara diferencia entre los signos distintivos en cuestión (nombre comercial y marca), es que el nombre comercial, no tiene la necesidad imperativa de ser distintivo, por lo que éste puede contener términos genéricos, descriptivos de la propia clase o corrientes en el giro o rubro de la actividad que realizan, referidos al objeto social o actividad de la empresa o indicativos de lugar geográfico en el que la empresa funciona.
El INDECOPI, a través del Tribunal de la Propiedad Intelectual, a determinado cuáles son los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley.
1. NOMBRE COMERCIAL ANTERIORMENTE UTILIZADO VS. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA.
La legislación peruana protege al nombre comercial, dentro de su zona de influencia económica, por lo que el INDECOPI, ha decidido diversas oportunidades que:
“(…) el titular de un nombre comercial solo podrá oponerse – en base a un derecho concedido por el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 – al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. (…)”[1]
En el presente supuesto, el derecho que otorga el registro de la marca se encuentra protegido dentro de todo el territorio nacional y éste puede afectar la distintividad del nombre comercial y en consecuencia provocar que el consumidor se encuentre dentro del riesgo de confusión.
No obstante, sobre el nombre comercial, que no cumple con el requisito propuesto en la cita, es decir, que no tengan mayor trascendencia geográfica, no podrán lograr la denegatoria de la marca, aun cuando demuestren un uso anterior.
2. NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO VS. UNA MARCA O NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO.
En este supuesto deberá considerarse que, el uso como forma de acreditación de nombre comercial se establece, esto no significará que éste pueda acceder de inmediato al registro, ya que se tendría que evaluar que éstos no afecten los derechos registrales adquiridos por terceros con anterioridad. Es decir, en caso se solicite el registro de un nombre comercial[2], no podrá obtener el registro si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo.
Este supuesto, se aplica también cuando el nombre comercial del solicitante, tenga acreditada la utilización comercial de la misma con anterioridad al registro del tercero. En este caso, no será necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional.
3. NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO VS. UN NOMBRE COMERCIAL UTILIZADO CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD DE REGISTRO.
La importancia del presente supuesto radica en la antigüedad de los mismos. Por ejemplo, en el caso que el solicitante del registro del nombre comercial, así como el observante del mismo argumenten y sustenten sus respectivos derechos sobre el uso del nombre comercial en cuestión, al respecto la Sala de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, es de la opinión que si el solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del observante, tendrá mejor derecho a obtener el registro del mismo como una marca.
No obstante, si el observante demuestra tener más antigüedad que el solicitante, podrá lograr la denegatoria del registro, solo si tiene una “influencia efectiva” en gran parte del territorio nacional. De no ser así, se otorgará al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior.
Como consecuencia, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial de uso anterior, aun cuando se otorgue el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial, no podrá usarse.
