La Distintividad Adquirida explicada con el caso ADIDAS

¿Puede un diseño tan simple como tres líneas paralelas convertirse en una marca de producto registrada? En el mundo de la propiedad intelectual, la respuesta es sí, y el caso de Adidas lo demuestra con claridad. A través del uso constante, estratégico y reconocido por el consumidor, incluso los signos más simples pueden ser registrados. En este artículo, te contamos cómo funciona la distintividad adquirida, qué criterios establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y cómo se ha aplicado esta figura en la jurisprudencia peruana.

¿Qué es la distintividad adquirida?

La distintividad adquirida, también conocida como secondary meaning, se presenta cuando un signo que en principio carecía de capacidad distintiva —por ser genérico, descriptivo o común— logra, a través de un uso constante, real y efectivo en el mercado, convertirse en un identificador claro de los productos o servicios de una empresa determinada. 

En el marco normativo andino, esta figura se encuentra reconocida en el artículo 135, último párrafo, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que habilita el registro de signos inicialmente no distintivos cuando, gracias al uso, han adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios que buscan identificar.

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), a través de la Interpretación Prejudicial 122-IP-2014, destacó que esta figura se sustenta en el principio de protección al esfuerzo empresarial, con el cual se busca fomentar una competencia leal y evitar que terceros se aprovechen indebidamente del prestigio y del trabajo de quienes han invertido tiempo y recursos en posicionar un signo en el mercado. 

En esa línea, el TJCA ha sostenido que si un signo inicialmente carente de distintividad logra, gracias a un uso constante, real y efectivo, ser reconocido por los consumidores como distintivo de ciertos productos o servicios, corresponde proteger dicho signo. Incluso si en el momento de la solicitud de registro no cumplía con los requisitos establecidos, su evolución en el mercado justifica la protección legal, evitando que se deniegue o anule el registro por razones que han sido superadas en la práctica.

Aunque el artículo 135 de la Decisión 486 establece la distintividad adquirida para antes de la solicitud del registro, el TJCA ha interpretado que esta puede darse también después de la solicitud e incluso después del registro mismo. 

Respecto a los criterios para determinar si un signo ha sido usado de manera constante, real y efectiva, el TJCA ha precisado que no existen parámetros fijos sobre la cantidad o el volumen de bienes comercializados. En su lugar, la evaluación debe hacerse considerando el tipo de producto o servicio y las particularidades del negocio que utiliza la marca. 

Por ejemplo, si se trata de bienes de capital —como maquinaria industrial—, podrían bastar dos o tres ventas al año para acreditar el uso comercial, dado su alto valor y complejidad. En cambio, en el caso de productos de consumo masivo como el maíz, ese mismo nivel de ventas sería insuficiente para demostrar un uso real en el mercado. Con ello se valora el esfuerzo empresarial de acuerdo con la naturaleza del producto y su dinámica comercial.

El caso de Adidas: Las tres franjas paralelas

Un ejemplo ilustrativo de distintividad adquirida en el Perú es el caso de Adidas AG (Resolución N° 2054-2015/TPI-INDECOPI), quienes solicitaron el registro de una marca de producto constituida por el diseño de tres franjas rectas paralelas aplicadas a lo largo de la parte externa de la manga de una casaca, para distinguir prendas de vestir deportivas.

Inicialmente, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi denegó la solicitud de registro considerando que el signo carecía de elementos característicos relevantes que le permitieran identificar los productos que pretendía distinguir. Sin embargo, en la apelación y con el fin de demostrar que su signo había adquirido distintividad por el uso en el mercado peruano, Adidas presentó numerosas pruebas, entre las cuales destacan:

1. Estudios de mercado: Encuestas de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (2008) y Mercadeo & Opinión S.A. (2014) que demostraron que un alto porcentaje de consumidores peruanos asociaban las tres franjas con Adidas.

2. Publicaciones periodísticas: Apariciones en medios de comunicación peruanos desde 2003 hasta 2007, mostrando deportistas, equipos y selecciones nacionales utilizando prendas deportivas con las tres franjas.

3. Patrocinios deportivos: Patrocinios a equipos nacionales e internacionales, incluyendo al Sporting Cristal, selecciones nacionales de tenis, y deportistas de renombre como Claudio Pizarro e Inés Melchor.

4. Evidencia histórica: Imágenes de la selección peruana de fútbol utilizando uniformes Adidas con las tres franjas desde 1970, incluyendo la participación en el Mundial de México 1970.

5. Datos comerciales: Información sobre ventas e inversión publicitaria tanto en Perú como a nivel mundial.

Finalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, aplicando criterios similares a los después establecidos por el TJCA, evaluó el conjunto de pruebas presentadas y determinó que el diseño de las tres franjas había adquirido capacidad distintiva en base a su uso en el mercado peruano. El estudio de mercado de 2014 fue particularmente convincente, pues reveló que el 90% de los encuestados asociaba «mucho» las tres franjas con adidas, y el 88% identificaba específicamente el diseño solicitado con esta marca.

Conclusión

La distintividad adquirida representa una importante excepción a la promoción de registrar signos carentes de distintividad intrínseca. El caso de las tres franjas de Adidas en el Perú, demuestra que, con un uso constante, real y efectivo, así como una adecuada estrategia de posicionamiento, es posible convertir elementos aparentemente simples en signos distintivos reconocidos por los consumidores.

Para las empresas, este mecanismo legal ofrece la oportunidad de proteger el fruto de su esfuerzo empresarial, incluso cuando los elementos inicialmente carezcan de distintividad, siempre que logren convertirse en identificadores de sus productos o servicios en el mercado. 

En Marvilla García Valdez Abogados, contamos con un equipo especializado en Propiedad Intelectual que conoce a fondo los criterios y estrategias necesarias para demostrar la distintividad adquirida y proteger eficazmente los signos distintivos de su empresa. Si desea asegurar la exclusividad de su marca y evitar que terceros se beneficien indebidamente del prestigio que ha construido, no dude en escribirnos a ip@mgvlex.com o al +51 936 878 712.